Manter registro de marca para não

A questão de saber se o registo de itens normalizados aprovados pode ser mantido através da utilização de itens não normalizados em casos de cancelamento de marca devido à não utilização durante três anos consecutivos tem sido um desafio persistente e uma preocupação para todas as partes envolvidas em tais casos.

Devido às limitações da Tabela de Classificação de Bens e Serviços Similares, esta não pode abranger todos os itens existentes no mercado. Consequentemente, alguns requerentes de marcas enfrentam desafios quando procuram registar itens reais que não estão listados na tabela de classificação.

Para evitar o potencial procedimento de correção que pode ser encontrado durante o registro devido a solicitações de itens não cobertos pela tabela de classificação, determinados solicitantes podem procurar itens na tabela que sejam semelhantes aos seus itens reais para registro. Porém, nos casos de cancelamento de marca por não utilização durante um período de três anos, o titular da marca deverá apresentar prova de que a marca registrada foi utilizada no item padrão aprovado para manter seu registro. Para aqueles que utilizam itens não padronizados, é difícil provar que o uso da marca registrada nesses itens não padronizados coincide com o uso da marca registrada em itens aprovados designados pela marca registrada.

Geralmente, o proprietário de uma marca pode provar que o uso de um item fora do padrão pode manter o registro da marca em um item aprovado, principalmente de duas maneiras. Primeiro, pode provar que o item não padronizado realmente utilizado é substancialmente igual ao item aprovado.

Nos procedimentos administrativos para revisão de cancelamento da marca “CKA”, a marca foi homologada para uso em itens da classe 12 de pastilhas de freio para automóveis e pastilhas de freio para veículos de entrega.

O proprietário da marca registrada apresentou provas do uso da marca em lonas de freio de automóveis, mas a Administração Nacional de Propriedade Intelectual da China (CNIPA) decidiu que as provas eram insuficientes para provar que o proprietário da marca registrada utilizou a marca em questão nos itens aprovados durante o período designado.

O tribunal de primeira instância considerou que, embora a lona de freio de automóvel não constasse da tabela de classificação, ela pertencia essencialmente à pastilha de freio de automóvel, sobre a qual a marca controvertida foi aprovada para uso, quanto a funções, finalidades, fabricantes, canais de venda e consumidores.

Portanto, o tribunal concluiu que o uso da marca em questão em lonas de freio de automóveis poderia ser considerado como uso de pastilhas de freio para automóveis.

Em segundo lugar, o proprietário de uma marca pode provar que o item realmente utilizado é uma subclasse do item aprovado. Nos procedimentos administrativos de revisão de cancelamento da marca “Natergy”, a marca em questão foi aprovada para uso em itens da classe 1, como o “getter” (substância ou dispositivo que absorve efetivamente determinadas moléculas de gás), e o silicato , enquanto o titular da marca na verdade utilizou a marca nos itens de uma peneira molecular 3A (substância usada principalmente para secar vidro isolante por meio da absorção de seu vapor de água).

Tanto o CNIPA quanto o tribunal de primeira instância consideraram que a peneira molecular 3A não era um produto padrão listado na tabela de classificação. Embora o proprietário da marca tenha alegado que a peneira molecular 3A era idêntica ao silicato porque o silicato era o principal componente da peneira molecular 3A, o componente principal não deve ser considerado equivalente ao produto sintetizado a partir dele.

A peneira molecular 3A pode pertencer a produtos químicos industriais devido à sua função de dessecante, mas tendo em vista que não existem produtos químicos industriais nos itens aprovados da marca em questão, o tribunal de primeira instância considerou que a prova não poderia manter o registro da marca em questão.

Na segunda instância, o advogado foi orientado pelo titular da marca a interpor recurso. Após análise, o advogado acreditou que a peneira molecular 3A do titular da marca estava mais próxima do getter, o item aprovado, e se conseguisse comprovar que a peneira molecular 3A era uma espécie de getter, o registro da marca poderia ser mantido.